Rechtserhaltende und
rechtsverletzende Benutzung
Werkstattgespräche auf Mickeln
Dr. Uwe Lüken, Bird & Bird
9. Mai 2007
Überblick
„Benutzung“ als zentraler markenrechtlicher Begriff
Rechtserhaltende Benutzung
Rechtsverletzende Benutzung
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Rechtserhaltende Benutzung
Überblick
Dogmatischer Ansatz
Anwendungsbereich
Welches Zeichen?
Waren und Dienstleistungen
Ernsthaftigkeit/Umfang
Beweisfragen
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Dogmatischer Ansatz
Benutzungszwang = Definitionsmoment der Marke
Vergleich mit anderen Schutzrechten
Anforderungen an den Benutzungswillen
Vergleich mit den USA
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Anwendungsbereich
Grundsatz: keine Amtsermittlung
Selbständige Löschungsklage, § 49
Einwand der Nichtbenutzung im Verletzungsprozess
Deutsche Marke
Gemeinschaftsmarke
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Anwendungsbereich (Forts.)
Einwand der Nichtbenutzung im Widerspruchsverfahren
Deutsche Marke
Gemeinschaftsmarke
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Tatbestand des § 26
Benutzung muss erfolgen
Für die Marke (s. auch § 26 Abs. 3)
Für den Inhaber
Für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen
Im Inland
ernsthaft
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Für die Marke
Grundsatz: eingetragenes Zeichen
Ausnahme: Abwandlungen, § 26 III MarkenG
Vss: der kennzeichnende Charakter darf nicht verändert
werden
EUGH: „Have a break“
Exkurs: Markenmodernisierung und Geschmacksmuster
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Kartoffelschlößchen Toscanini
LG Berlin
Urt. vom 06.02.2007, 15 O 520/06
Marke „Toscanini“ für Gastronomie
Nicht rechtserhaltend benutzt durch
„Kartoffelschlößchen Toscanini“
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Für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen
Grundsatz
Thematik der Oberbegriffe
Maximallösung: am Oberbegriff orientiert
Minimallösung: nur an der Einzelware orientiert
Erweiterte Minimallösung:
grds. Beschränkung auf die
Einzelware bei Erweiterung auf einen nicht zu breiten
Oberbegriff
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BGH – Otto (GRUR 2005, 1047)
Benutzung ausschließlich firmenmäßig
Benutzung auf Katalog ist nicht den einzelnen Waren
zuzuordnen
Graphische Gestaltung „wie Marke“ reiche nicht
Aufbringen auf Versandtasche reicht nicht
Dies gilt auch bei Versand von No-Name-Waren
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BGH - Ichthyol II (GRUR 2006, 937, 939)
Verletzungsverfahren mit Einwand der Nichtbenutzung
Eintragung für „Arzneimittel“, Benutzung nur für
bestimmte Indikationen
Nach Ablauf der Schonfrist: behandeln als bestünde
Eintragung nur für die benutzten Produkte
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Ernsthaft - Sunrider (GRUR 2006, 582)
Sunrider – EUGH
„Vitafruit“ für alkoholfreie Getränke und Biere
Umsatz: ca. EUR 4.800 = 293 Kisten à 12
Nur an einen Kunden
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Beweisfragen
Grundsatz: Kläger
Bei der Löschungsklage
Bei der Verletzungsklage (nach Einrede der Nichtbenutzung, §
25 II)
Beweiserleichterung für den Nachweis negativer
Tatsachen – Bärenfang
Kläger: Vorlage einer Recherche
Beklagter: Vorlage von Nutzungsnachweisen
Kläger: muss dann substantiiert bestreiten
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Rechtsverletzende Benutzung
In a Nutshell
EuGH GRUR Int 1999, 438 - BMW ./. Deenik
EuGH GRUR 2002, 692 – Spirit Sun
BGH GRUR 2002, 814 – Festspielhaus I
BGH GRUR 2002, 809 und 812 – Frühstücksdrink I und
II
EuGH GRUR 2003, 55 – Arsenal
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Farbmarkenverletzung I
Farben werden vom Verkehr grds.
nicht als Marken verstanden
Aber hier ungewöhnliche Farbe
Mit hoher Verkehrsgeltung
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EuGH – Autec (GRUR 2007, 318)
Marke „Opel“-Logo für Kfz und Spielzeug
Autec stellt Spielzeug-Kfz her
Vorlage-Frage des LG Nürnberg
Identische Marke für identische Produkte nur verletzt,
wenn Herkunftsfunktion beeinträchtigt
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BGH– Impuls (GRUR 2007, 65)
Versäumnisurteil
Benutzung der geschäftl. Bezeichnung „Impuls“ als
Metatag
Vorinstanzen: Klageabweisung, da keine wahrnehmbare
Benutzung
BGH: Klage stattgegeben
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Ad-Words
OLG Braunschweig WRP 2007, 435: Ad-Words
ebenfalls kennzeichenmäßig (unter Verweis auf
„Impuls“)
OLG Düsseldorf WRP 2007, 443: Ad-Word nicht
kennzeichenmäßig; da bei Google als gesponserte
Anzeige + Hinwies auf eigene Internetadresse
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Dr. Uwe Lüken
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Rechtsverletzende Benutzung